[변리사 상표법] 2. 출원 및 등록요건

• 상품 = 상품 + 서비스
  • 상품  =>  교독상목
    • 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품
  • 사은품  =>  광고매체가 되는 물품
  • 서비스  =>  독거 타이제업
    • 독립하여 상거래의 대상이 되는 서비스를
    • 타인의 이익을 위하여 제공하는 것을 업으로 영위한다
  • 상품 ↔ 상품 동일성
  • 서비스 ↔ 서비스 동일성
  • 상품 ↔ 서비스 동종성 판단  =>  밀자용 장수혼
    • 서비스와 상품간의 밀접한 관계가 있는가
    • 상품의 제조 판매와 서비스의 제공이 동일 사업자에 의하는가
    • 상품과 서비스의 용도가 일치하는가
    • 상품의 판매장소와 서비스의 제공장소가 일치하는가
    • 수요자의 범위가 일치하는가
    • 출처의 혼동을 초래한 우려가 있는가
• 제33조 (상표등록 요건)
  • 제1항 (식별력이 없는 상표)
    • 제1호 (보통명칭만) - 일반 수요자 기준   //   보통명칭화 => 저잘무길 (저명, 잘못 인식, 무단 사용, 길고 불편)
      • 판단 시점
        • 등록요건 판단 : 등록여부결정시
        • 거불심 심취소 : 심결시
        • 권리범위확인심판 : 심결시
        • 침해금지청구 소송 : 사실심 변론종결시
        • 손해배상청구 소송 : 침해시
    • 제2호 (관용상표) - 동종업자 기준
    • 제3호 (기술적 표장만)
      • 판단 시점
        • 등록요건 판단 : 등록여부결정시
        • 거불심 심취소 : 심결시
        • 권리범위확인심판 : 심결시
        • 침해금지청구 소송 : 사실심 변론종결시
        • 손해배상청구 소송 : 침해시
      • 식별력 여부 판단 기준  =>  관품거객
        • 관념, 지정상품과의 관계, 거래실정 감안
        • 객관적으로 판단
      • (old 판례)  전문의약품 -> 전문가 기준   //   일반의약품 -> 일반 수요자 기준
        ↔ (최신 판례) GLIATILIN  vs  GLIATAMIN  (전문의약품, 일반의약품 모두 전문가 기준)
      • 문기직 문식압 => 보사방X
        • 문자의 기술적 의미를 직감할 수 없을만큼
        • 문자인식력을 압도할 경우에는
        • 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장이라고 볼 수 없다
      • 외국어/한자
        • 원칙  =>  직심사
          • 직관적으로 깨달을 수 있는 것
          • 심사숙고하거나 사전을 찾아보아야 알 수 있는 것은 고려의 대상이 아니다
        • 예외  =>  maquille (미용실업)
    • 제4호 (현저한 지리적 명칭만)
      • 새로운 관념, 새로운 식별력 형성
    • 일반 수요자 기준 : 1~7호   //   동종업자 기준 : 2호
    • 국내 기준 : 1~7호
    • 거정이무 : 1~7호   (거절이유, 정보제공이유, 이의신청이유, 무효사유)
  • 제2항 (사용에 의한 식별력)
    • 제1항 제3~7호 + 사용에 의한 식별력 => 등록 가능  (예전에는 6호까지, 법 개정)
    • 동일&동일 (실질적 동일성 = 사회통념상 일반 수요자나 거래자가 동일하다고 인식할 수 있는 정도)
    • 식별력 취득 시점 : 등록여부 결정시   //   착오등록 -> 하자 치유X
    • 식별력 정도 : 특출인 ~ 주지 사이
    • 33조② 판단  =>  특독표대 기엄해
      • 특정인에게 독점 사용케 할 수 없는 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로
      • 그 기준은 엄격하게 해석, 적용되어야 한다
    • A 사용 -> A+b 出
      실사용 상표에 다른 구성 결합 출원  =>  결감전식
      • 결합으로 인하여 이미 취득한 식별력이 감쇄되지 않는 경우에는
      • 그 등록상표는 전체적으로 볼 때에도 그 사용된 상품에 관하여는 자타상품의 식별력이 없다고 할 수 없다
      • ex. 경남대학교 사용 -> 경남대학교 KYUNGNAM 出
    • A+b 사용 -> A 出
      식별력이 미약한 부분은 결합하여 사용  =>  동독
      
      • 동일성 인정, 독립성 유지해야
      • ex. 베이비 몬테소리 사용 -> 몬테소리 出
    • 권리를 양수한 경우  =>  전실사양
      • 출원 전 실제 사용자로부터 권리를 양수한 경우
    • 2011 전합
      • 상표의 식별력은 상대적, 유동적
      • 등록결정 당시에는 식별력이 없거나 미약하였다고 하더라도 (착오등록)
      • 권리범위확인심판의 심결 시점(유사판단 시점)에 이르러서는 현저하게 인식될 정도가 되어
        식별력을 가지게 된 경우에는
      • 이를 기초로 상표의 유사 여부를 판단하여야 한다

33조 ①	식별력이 없는 상표	판단 시점	판단 기준		취급
제1호	보통명칭만	등록여부결정시	일반 수요자	국내	거정이무 거절 이유 정보제공 이유 이의신청 이유 무효 사유
제2호	관용표장		동종업자	국내 반드시 전국X
제3호	기술적 표장만 직감O 암시X 강조X		일반 수요자 -> 전문가
제4호	현저한 지리적 명칭만 지정상품 무관		일반 수요자	국내
제5호	흔한 성/명칭 만 지정상품 무관		일반인	국내
제6호	간단 and 흔한 표장 만 지정상품 무관		일반인	국내
제7호	기타 등등 지정상품 무관		일반 수요자	국내

 

• 제34조 (상표등록을 받을 수 없는 상표)
  • 2차 시험에서는 외울 필요X
  • 제2호 고관표
    • 고인과의 관련성에 관한 표시가 없다면 2호에 해당X
    • ex. JAMES DEAN - 속옷  =>  2호 해당X  =>  등록 가능
    • ex. 허준 本家 - 건강식품  =>  2호 해당O (관계 거짓 표시)  =>  등록 불가
    • ex. 헤밍웨이 - 서적출판업  =>  2호 해당X (관계 거짓 표시X) / 12호 해당O  =>  등록 불가
  • 제3호 비영리법인  :  학교법인, 의료법인, 보이스카우트, YMCA
  • 제4호 (공서양속)
    • 명훼 수구불흡
      • 명예 훼손 우려
      • 수요자의 구매를 불공정하게 흡인하고자 하는 것
    • 모계신  =>  사회적 타당성 현저히 결여X (=> 4호 해당X)
      • 타인의 표장 모방
      • 계약 위반
      • 신의칙 위배
  • 제5호 박람회
    • 본 호 : 동일유사&불문
    • 단서 : 일부&동일 (본인 출원) 상표의 일부로서
  • 제6호 저명한 타인(자연인+법인)의 성명, 명칭   //   단서 : 타인의 승낙
    • 저명한 타인(의 성명)X   //   저명한 (타인의) 성명O 
    • 저명성 판단 기준  =>  기방태 사범실
      • 사용기간, 방법, 태양
      • 사용량, 거래의 범위, 상품거래의 실정 고려
      • 지정상품과 관련한 거래 사회에서 널리 인식될 수 있는 정도에 이르렀는지 여부
    • 거정이무+5년
  • 제7호 타인의 선출원 등록상표
    • 요건  :  1) 타인  2) 선출원 등록 상표  3) 상표 동일유사  4) 상품 동일유사
    • 극복방안
      • 1. 의견서 제출 / 116조 거절결정 불복심판 (상표, 상품 비유사 주장)
        55조의2 재심사 청구 (보정)
      • 2. 54조 부분거절제도
        A - a (거절이유O), b (거절이유X), c (거절이유O)  =>  A - b 만 출원
      • 3. 인용상표에 취소사유  =>  즉시출원 후 119조 취소심판 청구
      • 4. 인용상표에 무효사유  =>  즉시출원 후 117조 무효심판 청구
      • 5. 즉시출원 후  인용상표 포기 권유
      • 6. 인용상표 권리 양수
      • 7. 선출원 등록상표권자의 동의 (동일&동일은 불가)
  • 제9호 (주지상표)
  • 제11호 (저명상표) - 출원시
    • 전단 = 혼동 방지  (공익적 규정)
      • 혼동의 범위 넓게 (협의의 혼동(직접/간접) + 광의의 혼동)
        • 직접 혼동  =  그 타인의 상품 또는 영업으로 오인하는 경우
        • 간접 혼동  =  그 상품이나 서비스의 수요자가 그 상품이나 서비스의 출처에 대하여 혼동할 우려가 있는 경우
        • 광의의 혼동  =  그 타인과 계열관계 또는 경제적, 법적 상관관계가 있는 자의 상품 또는 영업으로 오인하거나 출처를 혼동할 염려가 있는 경우
      • 상표  =>  구모아용
        • 상표의 구성의 모티브, 아이디어를 비교하여
        • 그 상표에서 타인의 저명상표가 용이하게 연상
      • 상품  =>  저명한 타인의 영업상 신용에 편승하여 고객을 부당하게 유인할 정도의 경업관계 내지는 저명 상품, 영업에 화제된 양질감이 이전될 수 있을 정도의 경제적 유연관계가 있는 경우 포함
      • 혼동가능성 판단  =>  저구품밀 사다수
        • 타인의 선사용상표의 저명 정도
        • 당해 상표와 타인의 선사용상표의 각 구성
        • 상품 혹은 영업의 유사 내지 밀접성 정도
        • 선사용상표 권리자의 사업다각화 정도
        • 수요자 층의 중복 정도
    • 후단 = 식별력, 명성 손상 염려  (사익적 규정)
      • 혼동이 없는 경우에도 적용O
      • 식별력 손상 (Blurring)  /  명성 손상 (Tarnishment)
  • 제12호
    • 전단 = 품질 오인
    • 후단 = 수요자 기만 염려
      • 1) 수요자 기만
      • 2) 출처 혼동으로 수요자 기만  (판례 태도)
        • 요건
          • 인용 상표 : 특출인
          • 상표 동일유사
          • 상품 동일유사+α
            • ASK 사건 (인사오특)
              • 인용상표권자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정
            • 소녀시대 사건 (용거 권특관인)
              • 상품의 용도 및 판매거래의 상황에 따라
              • 저명상표권자나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산/판매되는 것으로 인식될 수 있고
  • 제13호 (국내외 특출인 + 부정목적)
    • 속지주의 예외 규정
    • 부정한 목적 판단
      • 부정 목적 하자 치유X (상품 삭제 보정하더라도)
      • 심사기준  =>  진희창신
        • 국내시장 진입 저지
        • 출처표시 기능 희석화
        • 창작성이 인정되는 타인의 상표 모방
        • 타인의 선사용상표의 영업상 신용 편승
      • 판례  =>  창표교 관품거
        • 창작의 정도, 등록상표와 모방대상의 동일유사 정도, 출원인과 권리자 사이에 교섭 유무
        • 양 당사자의 관계, 지정상품 간의 동일유사 내지 경제적 견련성 유무, 거래실정
  • 제15호 (기능성 상표)
    • 전체적인 형상이 기능적인지 여부를 기준으로 판단
  • 제16호 (포도주/증류주의 산지에 관한 지표 & 상품: 포도주/증류주)
    • ex. 보르도, 샴페인, 코냑 + a
    • 단서 : 정당한 사용자 + 지표단
  • 제17호 (식물의 보통명칭)
  • 제19호 (FTA 보호의무 + 타인 + 지리적 표시 + 동일유사 + 동일)
  • 제18호 (FTA 미반영 + 타인 + 지리적 표시 + 동일유사 + 동일)
  • 제20호 (동업관계 + 타인 + 국내 사용/준비중 + 악의 + 동일유사 + 동일유사)
  • 제21호 (동업관계 + 조약당사국 등록상표 + 동의X + 동일유사 + 동일유사)
    • 甲 외국회사 A-X ®️
      乙 회사 (甲과 계약관계)
      丙 A 出  =>  33조 ① (21) 해당O (실질적 동일인)  =>  등록 불가
• 법조문 적용 비교
  • A - X 出
    A가 어떤 관념으로 인식되는데
    • 1) 직감O + 오인X 하게 하는 경우  =>  33조 ① (3) 해당O
    • 2) 직감O + 오인O 하게 하는 경우  =>  34조 ① (12) 해당O (경제적 견련관계 있는 경우)
  • 악의의 사용 비교
    • 33조 ① (9)  :  주지상표 보호 (사익적 성격)
    • 33조 ① (12)  :  수요자 보호 (공익적 성격)
    • 1. 甲 A (X) 선사용상표
      -> 乙 A (X) 악의 사용 -> 주지상표
      -> 甲 A (X) 出
      
      • => 33조 ① (9) 해당X (乙상표는 주지상표X)
      • 甲 출원 등록 가능
    • 2.  甲 SCABAL (직물) ®️ 존속기간 만료
      -> 乙 SCABAL (양복) 악의 + ®️ -> 특출인
      -> 甲 SCABAL (직물) 존속기간연장등록 출원
      • => 34조 ① (12) 해당O (수요자 혼동 방지)
      • =>  甲 출원 등록 불가
      • 乙 보호가 아닌, 수요자 보호에 의한 乙은 반사적 효과에 지나지 아니한다
  • 신의칙 위반
    • => 34조 ① (4) 해당X
    • => 34조 ① (20) 해당O
  • 부정한 목적  vs  알면서
    • 부정한 목적O => 34조 ① (13) 해당O
    • 부정한 목적X 알았음O => 34조 ① (20) 해당O
  • 주지 저명 상표
    • => 34조 ① (9, 11, 12) 해당할 수 있음

< 성명 관련 조문 >

법조문	내용	판례
34조 ① (2)	저명한 고인 + 거짓표시, 비방	허준 본가 => 해당O JAMES DEAN => 해당X
34조 ① (4)		저명한 타인 + 명예훼손, 수요자 구매 불공정 흡인 허준 본가 => 해당O
34조 ① (6)	저명한 성명 (단, 승낙)
34조 ① (12) 전단	수요자 기만	저명한 예술가 명칭 + 지정상품과 견련관계 밀접 헤밍웨이 - 출판업 => 해당O

 

< 선사용상표 관련 조문 >

법조문	선사용상표 인식도	상표	상품
34조 ① (9) (출처 혼동 방지)	주지	동일유사	동일유사
34조 ① (11) 전단 (혼동 방지) + 후단 (상표권자 보호)	저명	전단 - 동일유사 + (判) 구모아용 후단 - 동일유사	전단 - 동일유사 + (判) 경업관계, 경제적 유연관계 후단 - 비유사 / 부정적
34조 ① (12) 후단 (수요자 보호)	(判) 특출인	(判) 동일유사	동일유사 + (判) 인사오특 if 저명상표 -> (判) 용도, 거래상황 따라 저명상표권자와 특수한 관계
34조 ① (13) (부정한 목적 방지)	특출인	동일유사	비유사

 

< 34조 ① 판단 시점 >

• 원칙 : 등록여부 결정시 기준
• 예외 : 출원시 기준 (11, 13, 14, 20, 21)

• "타인" 여부 : 등록여부 결정시 기준

< 34조 무효사유 제척기간 >

• 원칙 : 제척기간X
• 5년 : 34조 ① (6, 7, 8, 9, 10, 16)

 

• 제34조 제3항
  • 상표등록 취소심판 청구 이후 존포취 ~ 3년 + 동일유사 + 동일유사
    
    • 존속기간 만료, 상표권/상품의 일부 포기, 취소 심결 확정
  • 법 조문 : 존포취 이후 ~ 3년  =>  등록 불가
  • 판례 : 취소심판 청구 이후 ~  =>  등록 불가
  • 판례 : 취소심판 청구 이전  =>  특사한 등록 가능
• 제35조 (선출원)
  • ① 이일출원  =>  선출원자 등록
  • ② 동일출원  =>  협의  =>  안되면 추첨
  • ③ 출원이 포기/취하/무효  =>  소급 소멸O
    (判) 상표권이 포기/취소/무효  =>  소급 소멸 인정  =>  선출원 지위 상실O
  • ⑥ 단서 규정 : 동의
  • [취지]  중복등록 방지
  • 동일인간 적용X
    • 동일인 + 동일 + 동일  =>  38조 ① 위반 거절
  • 제35조 극복 방안
    • 1. 인용상표 등록 전
      • 1) 거절이유 검토  =>  정보제공, 이의신청  =>  인용상표 출원 거절 유도
      • 2) 출원의 포기, 취하 권유  /  출원의 승계
      • 3) 심사보류 요청
      • 4) 선출원 출원인의 동의
    • 2. 인용상표 등록 후
      • 1) 취소심판 / 무효심판 청구  =>  소급 소멸
      • 2) 포기 권유
      • 3) 상표권 양수
      • 4) 심사보류 요청