[변리사 상표법] 4. 상표권

• 상표권의 효력
  • 속지주의
  • 적극적 효력의 제한
    • 1) 전용권에 대한 제한
      • (제89조 단서) 전용사용권 설정 => 상표권자의 사용권 제한
      • (제92조 제1항) 타 권리와 저촉
      • (제92조 제2항) 부정경쟁행위
    • 2) 수익, 처분권의 제한
      • (제93조 제2,3항) 상표권 공유
      • (제93조 제1항) 유사한 지정상품 이전
      • (제102조 제1항) 상표권 포기 -> 사용권자/질권자 동의 필요
      • (제93조 제4,8항) 질권/사용권 설정 불가, 이전의 제한
    • 3) 상표권 사이의 저촉 (대판 2018 전합)
      • 기존 : 후등록 동일/유사 상표라도 상표가 무효가 되기 전까지 사용 가능
      • 전합 : 침해 성립O
• (제93조) 상표권의 이전
  • 지정상품마다 분할 이전 가능
  • 유사 상품 => 함께 이전 해야한다   //   위반시 => 제119조 취소사유
  • 등록 => 효력 발생
• 공유상표권
  • 침해금지청구 (보존행위) : 1인 단독 가능
  • 손해배상청구 (처분행위) : 자기 지분 대해서만 가능
• 전용사용권
  • 계약 => 효력 발생
  • 등록 => 제3자 대항요건   (판례 - 침해자: 제3자 해당X)
• (제86조) 지정상품 추가등록출원
• (제209조) 상품분류전환등록의 신청

 

침해

• 상표권자의 보호
  • (제108조 제1항 제1호) 상표권 금지권의 범위를 유사범위로 확대
  • (제108조 제1항 제2호) 간접침해
  • (제110조) 손해액의 추정
  • (제111조) 법정손해배상제도
  • (제112조) 고의의 추정
  • (제113조) 신용회복청구
  • (제114조) 서류제출명령
• 침해의 요건 6가지  =>  유상보 + 정제남
  • 적극적 요건
    • 유효한 상표권
      • 무효사유O  =>  소급 소멸  =>  침해X
      • 취소사유O  =>  장래 소멸  =>  침해O
      • 공정력  =>  무효사유 있어도 무효 아닌 이상 권리 인정
    • 상표적 사용   //   상표의 기능 발휘 해야   //   디자인적 사용X
    • 보호범위 이내 : 동일(89조), 유사(108조①(1))   //   저명상표도 동일유사해야 침해O
  • 소극적 요건
    • 정당 권원 없을 것 (ex. 전용/통상 사용권, 선사용권)
      
      • 주영실통  =>  침해X
        • 사용권자와 주종관계
        • 사용권자의 영업이익을 위하여
        • 사용자의 실질적인 통제 아래
      • 제98조 특실디 존속기간 만료 후 사용권    (저작권X)
        • 부정경쟁목적 없어야, 입증책임: 상표권자
        • ① 상표권자 : 대가X
        • ② 전용/통상 사용권자 : 상당한 대가O
        • ④ 상표권자/전용사용권자 혼동방지 표시 청구 가능
      • 제99조 선사용권
        • ① 부정경쟁목적X + 출원 전 특출인
        • ② 자기의 성명, 상호
    • 효력제한 사유 없을 것
      • 제90조 효력제한 규정    =>    실제 사용하는 상표에 대해 판단
        • ① (1) 인격권   (2) 33조①(1)(3)   (3) 입체형상+식별력X   (4) 관용표장, 지리적 표장   (5) 기능성
          등록상표 대한 판단X   //   제3자의 사용상표에 대한 판단O
        • 부정경잭목적 판단
          • 주관적 사정
            • 1) 상표권 침해자 측의 상표선정의 동기
            • 2) 피침해상표를 알고 있었는지 여부
          • 객관적 사정
            • 3) 상표의 유사성
            • 4) 피침해상표의 신용상태
            • 5) 영업목적의 유사성, 영업활동의 지역적 인접성
            • 6) 상표권 침해자 측의 현실의 사용상태
          • ex. 메디팜사건 (2011)  =>  신용을 얻게 된 경위의 문제
            • 甲 메디팜 - 완제의약품 ®️  ->  메디팜 - 약국체인업체 사용, 신용O
            • 乙 미래메디팜주식회사 - 원료의약품
            • 甲->乙 침해 주장
            • 乙->甲 90 ① (1) 주장   =>  [소극]
          • ex. 거북이약품 사건 (1992)
            • 甲 TORTOISE 거북표 ®️
            • 乙 거북표 사용
    • 권리남용 아닐 것
      • 신의칙 위반 
        • ex. KGB - 맥주 사건
        • ex. ACM - 정수기 사건
      • 무효사유 명백  =>  공정력에 의해 유효 but 권리행사는 권리남용
      • 상표권침해소송 / 법원 / 권리남용 항변 / 당부 살피기 전제 / 무효여부 심리,판단 가능
      • 악의의 주지상표에 대한 권리행사가 권리남용인지 여부 [소극]
• (권리소진) 동일성을 해할 정도의 가공/수선 여부 판단  =>  품이취기
  • 상품의 객관적 성질, 이용형태, 상표법 규정 취지, 상표의 기능
• 진정상품 병행수입  =>  제한적 허용(=침해X),  요건: 진출품
  • 1) 진정상품이어야
  • 2) 광의의 출처원 동일  =>  총독계
    • 총대리점, 독점적 판매업자, 계열회사
  • 3) 품질 동일 (제품 자체의 성능, 내구성)   //   서비스(고객지원, 무상수리, 부품교체) X
  • 판매지 제한 약정 위반 => 출처 변하지X => 침해X
• 상품 소분 행위  =>  침해O
• 광고 선전 행위
  • 소극적 광고 선전 (내부 간판, 쇼핑백)   =>   침해X, 부경법 위반X
  • 적극적 광고 선전 (외부 간판, 명함)   =>   침해X  //  부경법 위반O
• 제107조 침해금지청구
  • 상표권자의 사용 불요
  • 침해금지 가처분신청
    • 요건 : 피보전 권리(침해금지청구권) 존재 + 보전의 필요성

	침해금지 가처분	가압류
피보전 권리	침해금지 청구권	손해배상 청구권
보전의 필요성	O	O

 

• 제109조 손해배상청구권
  • 제110조 (손해액의 추정)  고의: 5배
  • 제111조 (법정손해배상의 청구)  상표권자 상표 사용 + 동일&동일 + 엄격 해석  =>  과실: 1억, 고의: 3억
    
    
  • 상표권자 입증 편의
    • 제108조 (침해 간주)
    • 제110조 (손해액 추정)
      • • 한계이익  =  (침해로 얻은 수익 - 제조에 들어간 변동비용)
        • 순이익  =  (침해로 얻은 수익 - 제조에 들어간 변동 비용 - 제조에 들어간 고정비용)
          • 변동 비용 = 재료비, 인건비
          • 고정 비용 = 관리비, 감가상각비
      • ④ 합리적 금액 (법 개정)
    • 제112조 (고의 추정)
    • 제114조 (서류 제출)
    • 판례) 침해행위 과실 추정
• 상표권자의 형사상 조치  =>  침몰양
  • 제230조 (침해죄)  :  7년 / 1억,  침해자의 고의 + 비친고죄,  간접침해는 X
  • 제236조 (몰수)
  • 제235조 (양벌규정)